DERECHO
MARCARIO EN EL DERECHO COMPARADO
¿QUÉ
HA PASADO CON EL CASO DE LA MARCA “MIEL GIBSON”?
Por
Iñaki Leguina
Tomado
de DIARIO CONSTITUCIONAL, CHILE
Publica
Abg. Rafael Medina Villalonga
“En caso de observación de forma a la marca por parte de INAPI,
el solicitante no puede efectuar modificaciones sustanciales al signo
requerido, ya que esto implicaría alterar el contenido específico el derecho
que se está requiriendo (criterio de la imposibilidad de efectuar
modificaciones al signo pedido una vez requerido) y su relación con el concepto
de prioridad, siendo la fecha de prioridad de cualquier derecho industrial el
de la presentación de la respectiva solicitud en el Instituto.”.
“El
caso de Miel Gibson se dio en el marco del derecho marcario y tuvo una amplia
repercusión mediática. Los hechos se dieron en torno a un emprendimiento
chileno de Yohana Ivette Agurto González dedicado a la comercialización de miel
que se hizo conocido no sólo por su llamativo nombre, sino que además por usar
la imagen de Mel Gibson (en particular de su personaje William Wallace en la
película “Corazón Valiente”) y la frase “SOLO PARA <3 (símbolo de corazón)
VALIENTES”. Este emprendimiento estuvo envuelto en una polémica, al informar
sus dueños que los abogados del actor los habían contactado para “demandarlos”
por el uso de la imagen del actor, por lo que para evitar acciones legales en
su contra decidieron cambiar sus fotos en redes sociales y en los empaques de
sus productos. Dada esta situación, algunos medios se pusieron en contacto con
la abogada y representante del actor, quien señaló que no buscaban demandar
sino que sólo hicieron un requerimiento para que se dejara de infringir el
derecho a la propia imagen de su cliente y que no apuntaban a prohibir el uso
del nombre del producto
En
este caso -y dado el revuelo generado- se pudo llegar a un acuerdo entre los
abogados del actor y los emprendedores, por el cual se desistió de usar la
imagen del actor en la marca y sus productos, pero se pudo continuar haciendo
uso del nombre “Miel Gibson”.
En
lo relativo al derecho marcario, conviene exponer que, en un primer momento, se
solicitó el registro de esta marca por parte de Yohana Ivette Agurto González
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”), Nº
Solicitud: 1361817, con fecha de presentación 02/07/2020. Ante esta solicitud
de registro, INAPI realizó dos observaciones de forma al registro, disponiendo
la primera de ellas que “atendido a lo dispuesto en el artículo 20
letra c) de la Ley N° 19.039, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 10 letra
b) del Reglamento de la citada Ley, acompañando documento en que conste
consentimiento de la(s) persona(s) cuyo retrato aparece(n) en la representación
gráfica del signo pedido, o de sus herederos si hubiere(n) fallecido, en cuyo
caso deberá acreditar esta calidad.”. La segunda observación de forma efectuada
por INAPI, dispone que “atendido a lo dispuesto en el artículo 20
letra c) de la Ley N° 19.039, y el hecho de que la marca pedida incluye lo que
pareciera ser el nombre de una persona natural, cúmplase con lo dispuesto en el
artículo 10 letra b) del Reglamento de la citada Ley, acompañando documento(s)
autorizados ante Ministro de Fe en que conste fehacientemente el consentimiento
de la persona cuyo nombre se pretende registrar, o de sus herederos si hubiere
fallecido, en cuyo caso deberá acreditar esta calidad; o en caso de solicitarse
el registro de un nombre de fantasía que no corresponda a persona natural o
jurídica alguna, acompáñese una declaración jurada en tal sentido”.
La
titular presentó un escrito de cumplimiento de observaciones de forma de marca,
con fecha 24/08/2020 en la que intentó subsanar las observaciones efectuadas
por INAPI citadas, mediante una modificación de la marca presentada a registro
consistente en el retiro de la imagen del actor referido. Respecto a lo
anterior, INAPI dictó una resolución de observaciones de forma, que disponía lo
siguiente: “Que, como es evidente, el examen formal de la
solicitud y el requerimiento por parte del Instituto de correcciones o
aclaraciones al solicitante respecto de errores u omisiones jamás podrá tener
por objeto ni podrá por ende el solicitante efectuar, modificaciones
sustanciales al signo requerido, toda vez que ello implicaría alterar el
contenido específico del derecho que se está requiriendo. Que, la imposibilidad
de efectuar modificaciones al signo pedido una vez requerido es un criterio
ampliamente aplicado en Chile (…) y en derecho marcario comparado”; “(…) Que lo
anterior dice relación con el concepto de prioridad recogido por casi todas las
legislaciones marcarias, incluido en el Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial, del cual Chile forma parte. Que, en efecto, el art. 58
del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial señala que la fecha de
prioridad de cualquier derecho industrial será la de la presentación de la
respectiva solicitud en el Instituto, el cual debe entenderse en relación con
el art. 2 del mismo cuerpo normativo que indica que la prioridad es “el mejor
derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por
haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero”; “Conforme
a lo señalado, si se reemplazara el signo sobre el cual se solicita protección
por otro diferente, se estaría asignando artificialmente una fecha de
presentación a un signo materialmente presentado a la solicitud con
posterioridad”; “Que, conforme a todo lo expuesto, no resulta
procedente el reemplazo de la representación gráfica del signo pedido, la cual
constituye en el caso de las marcas de tipo mixta un elemento esencial del
signo pedido y, del mismo modo, no puede ser admitida dicha modificación como
una corrección a la observación formulada, la cual se supera con el
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley para el uso de retratos de
personas vivas”.
En
relación a esta solicitud de registro marcario, consta en el expediente que con
fecha 21/12/2020, la titular se desistió totalmente de esta solicitud, siendo
aceptada junto a la devolución del primer impuesto pagado por INAPI con fecha
05/01/2021.
Con
fecha 17/08/2020, se presentó una solicitud de registro de marca ante INAPI por
un titular distinto a Yohana Ivette Agurto González. Esta solicitud fue
ingresada por Paula Mireya Hait Stifel, con el N° de solicitud 1368049 para la
marca “MIEL DE ULMO GIBSON CHILE” en clase 30 para “Miel para uso alimenticio”.
Ante esta situación, Yohana Ivette Agurto González presentó dos solicitudes de
registro ante INAPI para la denominación “GIBSON”: una en clase 30 (N° de solicitud
1368462, con fecha 18/08/2020) y otra para la misma denominación en clase 35
(N° de solicitud 1369399, con fecha 23/08/2020).
Estas
solicitudes se tramitaron en expedientes separados, presentando Yohana Ivette
Agurto González una demanda de oposición a la marca “MIEL ULMO GIBSON CHILE”,
con fecha 16/11/2020. Mientras, en las solicitudes de la marca “GIBSON”, INAPI
observó de fondo dichas solicitudes de registro por el Artículo 20 letra f) ya
que la marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la
procedencia de los productos y por el Artículo 20 letra h) inciso 1, ya que la
marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética, respecto a
Solicitud 1368049 Marca “MIEL DE ULMO GIBSON CHILE” que protege Miel para uso
alimenticio de la clase 30. En este expediente, Yohana Ivette Agurto González
presento un escrito con fecha 16/02/2021 contestando las observaciones de fondo
de INAPI y exponiendo que se encuentra tramitando un juicio de oposición
marcaria en contra de la solicitud marca mixta “MIEL ULMO GIBSON CHILE”
ingresada por PAULA MIREYA HAIT STIFEL, solicitando la suspensión de los
procedimientos para la marca “GIBSON” hasta que se dicte sentencia en la causa
“MIEL ULMO GIBSON CHILE” con el objeto de evitar fallos contradictorios,
solicitud que fue aceptada por INAPI mediante resolución dictada con fecha
03/05/2021.
Encontrándose
suspendido los procedimientos de solicitud de registro de la marca “GIBSON”, se
siguió la tramitación del expediente respecto a la marca “MIEL ULMO GIBSON
CHILE”. En este expediente, como habíamos indicado, se presentó un escrito de
oposición al registro por parte de Yohana Ivette Agurto González, el que no fue
contestado por la titular de la solicitud Paula Mireya Hait Stifel, por lo que
se le declaró en rebeldía.
INAPI,
tras conocer del procedimiento de oposición, con fallo de fecha 04/06/2024
resuelve lo siguiente: “(…) 5.Que, corresponde rechazar la oposición
fundada en el artículo 20 letra h) inciso segundo de la ley 19.039, ya que, si bien
la parte demandante acompañó abundante material de prensa en que se hace
mención al emprendimiento de venta de miel iniciado por la oponente y
publicaciones en la red social Instagram, en los que se publicita la venta de
miel por parte de la demandante, éstos no permiten concluir que dicho uso sea
relevante o con una repercusión en el mercado que justifique el otorgamiento de
un derecho exclusivo sobre el signo, dado que el material acompañado por la
demandante data, en su mayoría, del mes de agosto de 2020, no siendo continuo o
suficiente. En consecuencia, y teniendo presente que el demandante no acompañó
pruebas suficientes que permitan acreditar el uso previo en el mercado nacional
de la marca MIEL GIBSON en el rubro de la producción y venta de miel, deberá
ser rechazada la demanda de oposición fundada en esta causal”; “(…) 11. Que,
conforme al mérito de autos y en virtud de los hechos que han quedado
acreditados este sentenciador se ha formado la convicción que corresponde
acoger la demanda fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda
vez que la solicitud impugnada ha sido presentada luego de una impresionante
cobertura en distintos medios de comunicación de la noticia relativa a la
solicitud de marca mixta MIEL GIBSON presentada ante INAPI por la demandante en
estos autos, doña Yohana Agurto González, quien haciendo uso de su ingenio y
con un juego de palabras, asoció la marca Miel Gibson en alusión al célebre
actor Mel Gibson. Es por este motivo que, dada la configuración global de la
expresión MIEL GIBSON que ella asoció al producto y su comercialización, es
prácticamente imposible que la demandada, por mera casualidad, hubiese
solicitado una denominación determinantemente similar gráfica y fonéticamente y
además asociada al producto miel y su comercialización. Por otra parte cabe
destacar que, atendidas las pruebas aportadas en estos autos, específicamente,
tratándose de las publicaciones efectuadas tanto por la parte demandante como
por la demandada en sus respectivas cuentas de Instagram y que promocionan la
comercialización de miel, se ha podido establecer que el otorgamiento del
registro al demandado de autos, convertiría a dicho activo en una herramienta
para impedir el legítimo uso por parte de la actora de la expresión que ha creado
y, de esta manera estaría obstaculizando el desarrollo comercial de esta
última, máxime si se ha acreditado, además, el hecho de ser la demandada
competidor de la actora en el rubro de la comercialización de miel. Dichos
antecedentes a juicio de este sentenciador, permiten arribar a conclusión de
que la marca ha sido solicitada vulnerando los principios que informan la
competencia leal y ética mercantil, por cuanto no es atribuible a la casualidad
o al acaso, sino que a la actitud del demandado de intentar registrar a
sabiendas de que se trata de una marca que pertenece a un tercero. Habrá por
tanto que acogerse la demanda fundada en la presente causal”; y “12. Que,
atendido lo señalado en los párrafos anteriores, corresponde igualmente acoger
la demanda de oposición fundada en la infracción a la letra f) del artículo 20
de la Ley N° 19.039, toda vez que el hecho de otorgar la marca pedida, inducirá
a error o engaño al público consumidor especialmente respecto de la procedencia
empresarial de los productos que pretende distinguir”.
Habiendo
resuelto INAPI lo referente al expediente de “MIEL DE ULMO GIBSON CHILE” y
rechazando el registro de dicha marca, se siguió la tramitación de los
expedientes de las marcas “GIBSON” para clase 30 y 35, los que se encontraban
suspendidos. En estos dos expedientes, con fecha 26/07/2024, se dictó por INAPI
en cada uno de estos una resolución de aceptación a registro de marca,
resolviendo que “que de un nuevo examen de los antecedentes se
constata que no se configuran los supuestos de la causal en relación a los
servicios solicitados, debido a que la solicitud previa citada se encuentra
rechazada, y por tanto, se reconsidera observación de fondo”. Por último, INAPI
concedió los registros de marca solicitados para la marca “GIBSON” en las
clases 30 y 35 por resolución con fecha 02/08/2024.
De
los casos expuestos, se pueden desprender algunos criterios relevantes: 1. En
caso de observación de forma a la marca por parte de INAPI, el solicitante no
puede efectuar modificaciones sustanciales al signo requerido, ya que esto
implicaría alterar el contenido específico el derecho que se está requiriendo
(criterio de la imposibilidad de efectuar modificaciones al signo pedido una
vez requerido) y su relación con el concepto de prioridad, siendo la fecha de
prioridad de cualquier derecho industrial el de la presentación de la
respectiva solicitud en el Instituto, ya que si se modificara sustancialmente o
se reemplazara el signo sobre el cual se solicita protección por otro
diferente, se estaría asignando artificialmente una fecha de presentación a un
signo materialmente presentado a la solicitud con posterioridad; 2. La
importancia de acreditar suficientemente el uso de los signos -incluso de los
no registrados- previo, real y efectivo, lo que puede probarse según lo
resuelto por INAPI, de la siguiente forma: “el uso
exigido por la norma es aquél que se manifiesta en la realización de
transacciones comerciales en un número relevante (no esporádico o aparente),
actos externos de venta, distribución, almacenamiento o preparativos serios y
efectivos para la realización de alguno de dichos actos. Por otra parte, el uso
debe ser real, lo que significa que debe tener existencia objetiva y no ser
aparente, debe ser veraz, no simulado. Finalmente, el uso debe ser efectivo,
esto es relevante o con una repercusión en el mercado que justifique el
otorgamiento de un derecho exclusivo sobre el signo, circunstancias que vendrán
determinadas por una cierta persistencia o continuidad del comportamiento de mercado
(cierto tiempo) y una determinada cuantificación de sus consecuencias en él
(ganancias apreciables)”. (Santiago, 23 de octubre de 2024)
